商标律师实务|商标侵权诉讼抗辩策略（14种）

面对商标侵权的指控，被告应当如何抗辩？笔者认为，程序方面，可以分别从从原告主体适格性、原告证据合法性、诉讼时效及法院管辖权等方面进行抗辩；实体方面，可以分别从否定原告商标权、不构成侵权以及不承担赔偿责任等方面进行抗辩。笔者将在自身经验基础上，结合相关法律和地方司法文件的规定，并参考重要判例，对商标权纠纷诉讼抗辩策略进行分析，欢迎留言探讨。

【关于程序抗辩】

1.原告主体不适格抗辩

原告应当提交证据证明其是下列主体之一，否则被告可以以其主体不适格为抗辩理由，请求人民法院驳回起诉：

（1）商标权人，需提交商标注册证书，如果是受让取得商标权，还应提供受让合同及国家知识产权局的登记证明，如果是继承取得商标权，还应提交已经或者正在继承的证据；

（2）商标独占使用许可的被许可人，提交有效的商标独占许可使用合同及商标注册证书；

（3）商标排他使用许可的被许可人，提交有效的商标排他许可使用合同及商标权人放弃起诉被告的证明；

（4）经商标权人授权单独起诉的商标普通使用许可的被许可人，提交有效的商标普通许可使用合同及商标注册证书证明其是商标普通许可使用的被许可人且获得以自己名义起诉维权的明确授权

（5）域外主体还应当提交经过公证、认证且在有效期内的主体资格证明以及授权委托材料，并亲自在起诉状上签名，如果委托其他主体签名，只能委托有资格作为其民事诉讼委托代理人的主体。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第（一）项、第二百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款、第五百二十一条

2.非法证据应当排除的抗辩

权利人自行或委托他人取证而导致被告实施侵犯其商标权行为的，该取证行为俗称“钓鱼取证”（例如被告本没有侵权商品出售，在取证者要求购买后，才采购后出售给取证者）。原告以“钓鱼取证”获得的证据单独证明被告侵犯商标权的，被告可以求人民法院排除该证据，进而达到令人民法院驳回原告诉讼请求的目的。需要指出的是，如果被告实施侵权行为并非原告的取证行为导致，则“钓鱼取证”获得的证据可以作为合法证据使用。

主要法律依据：《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第七条第二款

3.诉讼时效抗辩

侵犯注册商标专用权的诉讼时效为三年，自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过三年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在持续，在该注册商标专用权有效期限内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算三年计算。但是，自权利损害发生之日起超过二十年的，人民法院不予保护。如果被告发现原告索赔的诉讼请求部分或全部超过诉讼时效的，可以提出时效抗辩，以免除自身超过诉讼时效部分的侵权赔偿责任。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条、《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

4.管辖权抗辩（异议）

4.1受诉法院缺乏案件管辖权的抗辩

商标侵权案件一般由侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地中级人民法院管辖，高级人民法院也可指定部分基层人民法院管辖。侵权商品的储藏地，是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地；查封扣押地，是指海关等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。如果发现受诉法院因违反地域管辖的规定而缺乏对所涉案件的管辖权，被告可以在答辩期内提出管辖权异议；如果发现受诉法院违反了级别管辖的规定，则被告在诉讼过程中可提出受诉法院不具有管辖权的抗辩。

主要法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第（四）项、第一百三十条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第二条第三、四款

4.2被告属于享有外交豁免权的主体的抗辩

如果被告是享有外交特权与豁免的外国人、外国组织或者国际组织，可以在诉讼中的任何阶段以享有司法管辖豁免权为由提出管辖权异议，要求人民法院驳回原告的起诉；但是，享有豁免权的主体既是反诉被告也是本诉原告的情况下，司法管辖豁免规则不适用（享有司法管辖豁免权的主体很多，笔者不在此展开，请读者自行检索）。

主要法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十八条、《最高人民法院关于人民法院受理涉及特权与豁免的民事案件有关问题的通知》

【否定商标权利的抗辩】

5.权利滥用抗辩

原告违反诚实信用原则，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权，损害他人合法权益（例如在先登记使用并有一定影响的企业名称或字号），扰乱市场正当竞争秩序的，被告可以其构成权利滥用为抗辩理由，要求人民法院驳回原告的诉讼请求。此外，被告可以针对原告滥用权利的行为提起反诉，要求其赔偿损失。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第七条第一款、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十一条、第三十二条

主要参考判例：指导案例82号：王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案、广东省高级人民法院（2018）粤民终310号、浙江省高级人民法院（2018）浙民终37号

6.商标已过期失效的抗辩

只有处于有效注册状态的商标，才能受到保护（驰名商标除外），如诉讼过程中发现原告的商标已过期失效，被告可以此作为抗辩理由，请求人民法院驳回原告关于停止侵权的诉讼请求。需要注意的是，原告在商标有效期内因被告侵权产生的索赔权利并未因商标失效而丧失。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第四十条、第五十七条、第十三条第二款

7.请求宣告商标无效的抗辩措施

被宣告无效的注册商标，其专用权视为自始即不存在。但是宣告商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书不具有追溯力。因此，如果能够在法院执行之前，请求国家知识产权局将原告主张权利的商标予以无效宣告，则即使之前败诉，仍可反败为胜。

原告赖以起诉的注册商标（权利商标），存在下列情形之一的，被告及任何单位或个人均可以请求国家知识产权局宣告该注册商标无效，以此摧毁原告的权利基础：

（1）属于以欺骗手段取得注册的；

（2）属于以其他不正当手段取得注册的，例如原告商标系与被告在先使用的企业字号相同或近似，容易导致相关公众混淆的；

（3）属于不以使用为目的的恶意商标注册；

（4）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（5）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

（6）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（7）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（8）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（9）带有民族歧视性的；

（10）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（11）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

（12）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（13）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（14）缺乏显著特征的；

（15）属于三维标志商标的，该标志属于仅由商品自身的性质产生的形状，或者为获得技术效果而需有的商品形状，又或者是使商品具有实质性价值的形状；

（16）原告系商标代理机构，权利商标核定商品、服务不属于其代理服务的。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第四十四条、第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款

【不构成侵权的抗辩】

8.商标既不相同也不近似抗辩

如果被控侵权人所使用的商标与权利商标既不相同也不近似，则不构成侵权。商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

认定商标相同或者近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行，判断商标是否近似，还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十七条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条

9.商品或服务既不相同也不类似抗辩

类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十七条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条

10.非商标性使用抗辩

10.1商品通用名称、图形、型号的描述性使用抗辩

如果被诉侵权的标志系权利商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的，被告可将此为正常地描述性使用作为抗辩理由。

权利商标中含有的属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称，依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。

权利商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。

判断权利商标或其中要素是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条

10.2商品质量、主要原料、功能、用途等特征的描述性使用抗辩

如果被诉侵权的标志系权利商标中含有的直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的内容，被告可将此为正常地描述性使用作为抗辩理由。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款

10.3地名的描述性使用抗辩

如果被诉侵权的标志系权利商标中含有的地名，被告可将此为正常地描述性使用作为抗辩理由。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款

10.4三维标志的技术性使用抗辩

三维标志可以表现为商品自身的三维形状、商品包装或容器的三维形状。

如果权利商标系三维标志，被诉侵权标志系其中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，则被告可以正当使用作为抗辩理由。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十九条第二款

10.5装饰性使用抗辩

如果权利商标是具有美化功能的图形，被告仅将其置于经营场所作装饰美化店面用途的，不具有指示商品来源的功能，不属于商标性使用，不构成对商标权的侵害。

11.商品来源指示性合理使用抗辩

销售注册商标商品的销售者为了向公众说明商品来源，在其经营的场所突出使用该注册商标标识，此种使用未超过合理使用范围，不构成侵犯注册商标专用权。如果被告被诉侵权行为属于上述情形，则可援引商品来源指示性使用抗辩。

主要参考判例：(2018)渝01民终1319号

12.在先使用抗辩

如果被诉与权利商标相同或者近似的侵权商标，系被告在同一种商品或者类似商品上先于权利商标注册人使用并有一定影响的商标，原告无权禁止被告在原使用范围内继续使用该商标。该抗辩适用要件包括：被告先于权利商标的注册申请时间、被告先于权利商标实际使用、被告在权利商标注册申请之前已经有一定影响、被控侵权行为系在原使用范围内使用。判断是否属于原使用范围内，应当审查原使用的商品类型、销售渠道、地域范围及能够起到识别商品来源作用的影响范围。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款

主要参考判例：（2021）最高法民再34号

【否定赔偿责任的抗辩】

13.权利商标三年未使用抗辩

连续三年不使用注册商标，是指一个注册商标在其有效期内不使用，且该状态不间断地持续三年以上。注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

需要注意的是，没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不属于商标使用。

还需要注意的是，这里的使用，是指权利商标在核定的与被诉侵权相同或类似商品上实际使用，如果实际使用的商品与被诉侵权商品既不相同也不类似，或者不属于核定使用商品，则应视为权利商标与被控侵权商品相同或类似商品上未实际使用。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条第2款、《商标审查审理指南2021》商标审查审理编第十七章5.2“商标使用的判定”

14.合法来源抗辩

如果被告仅是销售商，其销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。但是实践中，在合法来源抗辩成立且原告仅起诉销售者的情况下，人民法院除了判令被告停止侵权，一般还会判令被告赔偿原告的维权合理开支。

作为销售商的被告，主张合法来源抗辩时，需要证明：

（1）商品是由正规、合法渠道取得，并披露商品的提供者。包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。一般需要提供供货合同、相应的商业发票等。

（2）确实不知道自己销售的是侵害他人商标权的商品。被告需对自己已尽到合理审查注意义务承担举证责任。能够反映被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等资料，可以作为确定被告合理审查注意义务的证据。

主要法律依据：《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款

主要参考文件：《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南(2020修订)》

主要参考判例：（2015）京知民终字第1591号

作者：李浩 三证律师（律师、专利代理师、知识产权师）