面对专利侵权的指控，被告应当如何抗辩？笔者认为，可以分别从程序、实体两个方面进行抗辩。程序方面，可以从原告主体适格性、诉讼请求明确性、原告证据合法性、诉讼时效及法院管辖权等方面进行抗辩；实体方面，可以分别从否定原告专利权、不构成侵权、不视为侵权以及合法来源、不停止侵权方面进行抗辩。笔者将在自身经验基础上，结合相关法律和司法解释的规定，并参考重要判例，对专利权纠纷诉讼抗辩策略进行分析，欢迎留言讨论。关于减轻赔偿责任的抗辩策略不在本文讨论范围。

【关于程序抗辩】

1.原告主体不适格抗辩

原告应当提交证据证明其是下列主体之一，否则被告可以以其主体不适格为抗辩理由，请求人民法院驳回起诉：

（1）专利权人，需提交专利证书，如果是受让取得专利权，还应提供受让合同及国家知识产权局的登记证明，如果是继承取得专利权，还应提交已经或者正在继承的证据；

（2）专利独占实施被许可人，提交在国家知识产权局备案的专利独占实施许可合同及专利证书；

（3）专利排他实施被许可人，提交在国家知识产权局备案的专利排他实施许可合同及专利权人放弃起诉被告的证明；

（4）经专利权人授权单独起诉的专利普通实施被许可人，提交在在国家知识产权局备案的专利普通实施许可合同及专利证书证明其是专利普通实施被许可人且获得以自己名义起诉维权的明确授权

（5）域外主体还应当提交经过公证、认证且在有效期内的主体资格证明以及授权委托材料，并亲自在起诉状上签名，如果委托其他主体签名，只能委托有资格作为其民事诉讼委托代理人的主体。

笔者曾经在代理一家内地公司应对一家香港公司商标侵权起诉中，通过当庭查验原告主体资格证明及授权委托材料，发现其不符合有关涉港民事案件诉讼的法律规定，成功请求法院驳回了原告的起诉。

主要法律依据：《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第二条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百二十三条

2.诉讼请求不明确的抗辩

如果涉案专利的权利要求不止一项，则起诉状中必须明确针对的具体权利要求，否则被告可以以原告诉讼请求不明确，不符合法定受理条件为由进行抗辩，请求人民法院驳回起诉。人民法院应当向原告释明，原告在庭审辩论结束前仍不明确的，人民法院应当驳回起诉。

主要法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）第一条

3.非法证据应当排除的抗辩

权利人自行或委托他人取证而导致被告实施侵犯其专利权行为的，该取证行为俗称“钓鱼取证”。原告以“钓鱼取证”获得的证据单独证明被告侵犯专利权的，被告可以求人民法院排除该证据，进而达到令人民法院驳回原告诉讼请求的目的。需要指出的是，如果原告还有其他证据证明被告实施了侵权行为，则“钓鱼取证”获得的证据可以作为合法证据使用。

主要法律依据：《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第七条第二款

4.诉讼时效抗辩

专利侵权纠纷的诉讼时效为三年，自权利人知道或者应当知道侵权行为及侵权人之日起算。发现原告的起诉超过诉讼时效的，被告可以提出时效抗辩，以免除自身的侵权赔偿责任。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第七十四条第一款

5.管辖权抗辩（管辖权异议）

5.1受诉法院缺乏案件管辖权的抗辩（异议）

并非所有法院都享有专利侵权纠纷案件的管辖权，尤其是发明专利和实用新型专利纠纷案件，一般由知识产权法院或者最高人民法院确定的中级人民法院知识产权法庭集中审理。如果发现受诉法院因违反地域管辖的规定而缺乏对所涉案件的管辖权，被告可以在答辩期内提出管辖权异议；如果发现受诉法院违反了级别管辖或专属管辖（含知识产权案件指定集中管辖）的规定，则被告在诉讼中任何时候均可提出受诉法院不具有管辖权的抗辩。

主要法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十七条

5.2被告属于享有外交豁免权的主体的抗辩

如果被告是享有外交特权与豁免的外国人、外国组织或者国际组织，可以在诉讼中的任何阶段以享有司法管辖豁免权为由提出管辖权异议，要求人民法院驳回原告的起诉；但是，享有豁免权的主体既是反诉被告也是本诉原告的情况下，司法管辖豁免规则不适用（享有司法管辖豁免权的主体很多，笔者不在此展开，请读者自行检索）。

主要法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十一条、《最高人民法院关于人民法院受理涉及特权与豁免的民事案件有关问题的通知》

【否定专利权的抗辩】

6.专利权已终止的抗辩

提起专利侵权之诉时，专利权必须处于正常缴纳年费的有效状态，如诉讼过程中发现原告的专利因未缴纳年费致终止，被告可以此作为抗辩理由，请求人民法院驳回原告的起诉。需要注意的是，原告在专利有效期内因被告侵权产生的索赔权利并未因专利权提前终止而丧失。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第四十四条

7.专利权无效的抗辩

自国家知识产权局公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求国家知识产权局宣告该专利权无效。

一旦涉案专利被国家知识产权局宣告无效，则人民法院可以裁定驳回原告基于该无效权利要求的起诉。如果被告认为涉案专利（或者涉案专利的涉案权利要求）具有《专利法实施细则》第六十五条规定的情形之一的，可以在答辩期内向国家知识产权局提出宣告涉案专利无效的请求，给予原告“釜底抽薪”式的反击。

需要指出的是，如果原告已向人民法院提交不含有不利结论的专利权评价报告的情况下，即使被告在答辩期内请求宣告专利权无效的同时申请人民法院中止审理，人民法院也可以不中止。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第四十五条、第四十七条第一款 被宣告无效的专利权视为自始不存在。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款

【不构成侵权的抗辩】

8.现有技术（现有设计）抗辩

在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。现有技术（或现有设计）是指申请日以前在国内外为公众所知的技术（或现有设计），可以是因为公开出版、公开使用或者任何其他方式为公众所知，即使是其他人尚在有效期内的专利。现有技术还包括在涉案专利申请日前已公开技术方案基础上采用“惯用手段直接置换”的办法替换掉部分技术特征之后的技术方案，或者与现有技术虽略有差异但无实质性差异的技术方案，也包括将对比文献公开的技术方案与公知常识简单结合之后形成的技术方案。专利申请人在说明书中当作背景技术介绍的技术方案，也视为现有技术。对于现有设计，则还包括与涉案专利申请日前已公开的现有设计方案略有差异但无实质性差异的设计方案。

但是，抵触申请不属于现有技术（或现有设计），因为其公开时间在涉案专利的申请日之后。

另外，申请人在申请日前6个月内，在中国政府主办或承认的国际展会上首次展出或者在规定的学术会议或技术会议上首次发表其发明创造的，或者他人非经专利申请人同意而泄露该发明创造的，该发明创造不因此而成为现有技术（或现有设计）。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第六十七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条

参考判例：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司诉南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷案，《中华人民共和国最高人民法院公报》2010年第10期第37页

9.未落入专利权保护范围的抗辩

9.1特定技术特征缺少或既不相同也不等同的抗辩

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十六条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十七条

9.2使用环境不适用的抗辩

被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。此外的不能适用，应当理解为如果用于专利权利要求限定的使用环境，则明显无法实现被诉技术方案的目的、功能或技术效果。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第九条

9.3产品专利纠纷中制备方法不相同也不等同的抗辩

对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。值得注意的是，该抗辩规则不仅适用于发明专利纠纷，同样适用于实用新型专利纠纷，这是因为尽管实用新型专利针对的是产品的形状、构造或者其结合，但并未禁止权利要求中包含限定产品形状、构造以外的技术特征。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十条

9.4专利权保护范围不清晰，不能有效比较的抗辩；

专利权的保护范围应当清楚，如果发明或者实用新型专利权的权利要求书的表述存在明显瑕疵，结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识及相关现有技术等，不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权的保护范围明显不清，则因无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比，从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第26条第4款、第59条第1款 、第六十四条

参考判例：柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案，最高人民法院2015年11月19日第十一批指导性案例第55号

9.5实质性改进后不构成等同的抗辩

在等同侵权判定场合，被诉技术方案因存在一项或多项不相同的技术特征，该等不相同的技术特征在功能、效果上明显优于权利要求中对应的技术特征，并且所属技术领域的普通技术人员认为这种变化具有实质性的改进，或者多个不相同特征的叠加导致被诉侵权技术方案形成了与权利要求技术构思不同的技术方案，或者被诉侵权技术方案取得了预料不到的技术效果，则被诉技术方案与专利技术方案不构成等同。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条

参考文件：北京市高级人民法院《专利审查指南2017》第55条、第129条

9.6发明创造目的不能实现或目的明显不同的抗辩

在等同侵权判定场合，被诉技术方案明显无法解决专利所要解决的技术问题或所要克服的现有技术缺陷，或者与发明目的明显不同的，不构成侵权。这往往出现在专利的权利要求使用的概念过于上位化，界限不清楚的场合。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第六十四条

参考判例：北京市捷瑞特弹性阻尼技术研究中心诉北京金自天和缓冲技术有限公司、王菡夏侵害实用新型专利权案，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2013）》；青岛美嘉隆包装机械有限公司诉青岛市知识产权局、王承君专利侵权行政处理案，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2018）》

9.7被诉技术方案已被专利权人放弃的抗辩（禁止反悔原则的运用）

在等同侵权判定场合，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案（包括等同技术方案）不得再重新纳入专利保护范围。这种情况下，需要调取涉案专利申请和无效审查过程的案卷，以确定被诉侵权技术方案是否属于其已放弃的方案。关于专利审查案卷，人民法院可依职权调取，但一般只有当被告主动提出调查取证的申请，人民法院才会去调取。

主要法律依据：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条 

9.8包含功能性限定技术特征的专利权保护范围应以实施例为准的抗辩

以功能性限定技术特征撰写权利要求的专利，在侵权判定时，应当按照说明书记载的实施方式（实施例）及其等同方式确定权利保护范围。

主要法律依据：专利法第六十四条

参考判例：河北珍誉工贸有限公司、北京双龙顺仓储购物足以与曾展翅侵犯专利权纠纷案，《人民法院案例选》2007年第1辑[第45号]

9.9改劣技术方案不构成等同方案的抗辩

因一项或多项技术特征与专利技术方案中的技术特征不同，导致被诉技术方案无法达到专利技术方案所能达到的效果，无法解决专利技术方案所要解决的问题，则该等技术特征不构成等同，被诉技术方案属于改劣技术方案，不构成等同侵权，未落入专利权保护范围。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第六十四条

参考文件：北京市高级人民法院《专利审查指南2017》第129条

参考判例：申请再审人张建华与被申请人沈阳直连高层供暖技术有限公司、二审上诉人沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案，《最高人民法院知识产权审判案例指导》（第二辑）[2009民提字第83号]

9.10封闭式权利要求不得作开放解释的抗辩

对于封闭式权利要求，一般应当解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤。如果被诉侵权产品或者方法除具备权利要求明确记载的技术特征之外，还具备其他特征的，应当认定其未落入权利要求保护范围。封闭式权利要求主要见于化学领域，一般写成“由……组成”，例如专利的权利要求由A+B组成，被诉技术方案为A+B+C，且C不是A+B方案通常允许含有的杂质（种类和含量均未超过允许范围），则应当认定被诉技术方案未落入专利权保护范围

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第59条、《专利审查指南》中有关封闭式权利要求的规定。

参考判例：胡小泉诉山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司侵害发明专利权案，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2012）》

10.私人非生产经营目的使用的抗辩

为私人利用等非生产经营目的实施他人专利的，不构成侵犯专利权。此处的私人利用，包括为个人或家庭的研究、学习、生活便利而制造、进口或使用专利产品或其方法。但是，个体工商户为生产经营目的而实施他人专利的，不适用此项抗辩规则。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第十一条

参考文件：北京市高级人民法院《专利审查指南2017》第13条

【不视为侵权抗辩】

11.权利用尽抗辩

专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。这在学理上称为“专利权权利用尽规则”。进一步的，学理上还存在“专利权一次用尽规则”，即专利权人或经其许可的单位、个人首次售出专利产品后，便不再享有阻止他人使用、许诺销售、销售、进口该产品的权利。

需要注意是，专利权权利用尽的抗辩规则仅限于专利产品而不包括方法，且不适用于制造专利产品行为的抗辩。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第七十五条第（一）项

12.先用权抗辩

在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，制造者可以提出先用权抗辩。销售商能证明其产品合法来源且制造商享有先用权的，也可提出先用权抗辩。

需要提醒的是：在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不应予以支持。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第七十五条第（二）项

参考判例：北京英特莱技术公司诉深圳蓝盾公司北京分公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权案，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）》

13.临时过境抗辩

临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不视为侵犯专利权；但是临时过境不包括用交通运输工具对专利产品的“转运”，即从一个交通运输工具转到另一个交通运输工具的行为。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第七十五条第（三）项

14.专为科研及实验而使用专利的抗辩

专为科研及实验而使用专利的抗辩，不视为侵犯专利权。此处的“使用”与“使用专利产品或方法”中的使用一词不同，应当理解为实施，包括进口、制造、使用专利产品或专利方法，既包括该研究实验者自行进口、制造、使用有关专利产品或使用专利方法的行为，也包括他人为该研究试验者进口、制造有关专利产品的行为。但是，如果科研机构及实验机构进口、制造、使用专利产品或专利方法的目的是为了后续的生产经营目的，则此项抗辩不能成立。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第七十五条第（四）项

参考判例：上诉人焦蕊丽与被上诉人中国农业科学院饲料研究所、北京市大兴区农业农村局侵害发明专利权纠纷案【（2020）最高法知民终831号】，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》

15.为行政审批而实施药品和医疗器械专利

为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。

主要法律依据：《中华人民共和国专利法》第七十五条第（五）项

【否定赔偿责任的抗辩】

16.合法来源抗辩

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。但是实践中，在合法来源抗辩成立且原告仅起诉销售者的情况下，有的人民法院会判令被告承担原告的维权合理开支。

值得探讨的是，如果被告不能提供交易的合同文本及发票，但能提供电子支付凭证及送货单的情况下，合法来源抗辩能否成立？一些法院对此持否定态度，认为这不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第三款的规定；另一些法院则持肯定态度，例如，重庆市第一中级人民法院在源德盛公司诉罗某文侵害实用新型专利权案（渝01民终8373号），持肯定态度，撤销了重庆市渝北区人民法院不支持合法来源抗辩的一审判决。

笔者认为，只要被诉侵权人提供的证据符合交易习惯，在证明交易主体、对象、时间、价款等方面等能够达到高度盖然性，就应当认可其具有合法来源，因为法律并未规定合法来源的认定须以能够提供书面的交易合同及发票为前提，即便是前述司法解释规定的合同，也不仅仅指书面的合同，应当包括口头合同或者事实合同，而交易发票更不是证明交易事实不可或缺的证据。

主要法律依据：专利法第七十七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条

参考判例：重庆市第一中级人民法院渝01民终8373号民事判决

【不停止侵权的抗辩】

17.不停止侵权的抗辩

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

主要法律依据：最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）第二十五条

作者李浩，律师，专利代理师，执业于广东广信君达律师事务所

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