专利侵权纠纷案件诉讼中，专利权保护范围的界定往往直接关系到侵权是否成立。背景技术是《专利法实施细则》第十七条规定的发明和实用新型专利说明书中必不可缺的内容，且与发明创造要解决的技术问题有关，可以用来解释专利的权利要求（参见《专利法》第六十四条）。背景技术方案可以认定为专利权人承认的现有技术，但利用背景技术进行抗辩与现有技术抗辩有所不同，因为适用现有技术抗辩一般要求找到一项公开了被诉侵权方案全部技术特征的现有技术（参见《专利法》第十四条），而背景技术的内容往往会简写，一般不会公布被诉侵权方案的全部技术特征，难以直接套用现有技术抗辩的规定，此外专利申请人在其专利说明书背景技术部分指出的某些技术问题或缺点，也不一定能够在其他现有技术文献中找到对应的表述，因此有必要单独进行探讨。

本文要探讨的是，被告方利用背景技术限定原告发明或实用新型专利权保护范围的抗辩思路。

假设

在某侵害专利权诉讼案件中，原告方要保护的专利权利要求分解后的技术特征为A+B+C+D+E+F+G+H，被诉侵权产品的技术方案（或简称被诉侵权方案）分解后的技术特征为a+b+c+d+e+f+g+h，原被告双方在初步侵权比对后，双方争议点在于技术特征A与a、B与b是否构成相同或等同。涉案专利的背景技术部分提到两个存在缺陷（缺陷1和缺陷2）的现有技术方案，并且在发明内容部分指出缺陷1和缺陷2就是其要克服的缺陷。

利用背景技术的特征合理限定原告专利权保护范围的抗辩思路

基于《专利法实施细则》第十七条对专利申请书撰写方面的要求，在专利说明书背景技术部分，专利申请人往往会列举某一种或几种其认为最接近的现有技术方案，同时基于《专利审查指南》第二章2.2.3节“背景技术”第二段规定的撰写要求，指出其存在的技术问题和缺点（以下统称“缺陷”）（被指出缺陷的技术方案称为“缺陷方案”）。从发明创造解决现有技术问题的角度来分析，被指出缺陷的技术方案，应当视为被专利排除的技术方案，其对造成上述缺陷影响较大的主要技术特征应当被排除在专利权利要求技术特征的含义之外。因此，可以用来合理限定涉案专利权利要求中相应技术特征的含义，也即限定涉案专利的保护范围。

被告律师通过研究涉案专利背景技术部分的内容，可以将缺陷方案的技术特征分解，分别从中找出与技术特征a所实现的功能或产生的效果最接近的技术特征α，以及与技术特征b所实现的功能或产生的效果最接近的技术特征β，需要注意的是α和β既可以是单个的技术特征，也可以是同一个缺陷方案中多个技术特征的组合。如果经过分析比对，能够认定α与a或者β与b属于相同的技术特征，或等同的技术特征，【所谓等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征（参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条第二款）】，则应当将α与a、β与b从涉案专利的技术特征A或B的含义中剔除，即视为a与A或b与B属于不相同也不等同的技术特征，即被控侵权产品技术方案未落入专利权保护范围，不构成侵权。

举例

番禺得意精密电子工业有限公司、广州市天河区石牌双之胜电脑经营部等侵害发明专利权纠纷民事一审案件【（2021）粤73知民初1040号】中，广州知识产权法院认为，根据涉案专利权利要求1的权利要求记载，其权利要求1中限定了技术特征“一固定件，设于所述电路板”（注：相当于技术特征A），结合涉案专利背景技术【0003】段所述“为了固持电子卡，现有的电连接器组件于绝缘本体的两侧设有锁扣装置，所述锁扣装置一般枢接于所述绝缘本体，通过枢转来对所述电子卡进行锁扣（注：相当于技术特征α），防止所述电子卡晃动或者脱离所述中央插槽，所述锁扣装置锁扣电子卡时，锁扣装置的扣卡部较枢转部靠近电子卡，此种设计在当所述电子卡受到向上的力较大时（例如运输过程中，人为误操作等），所述锁扣装置会受到朝所述枢转方向的分力较大，便会使所述锁扣装置脱扣，导致所述电子卡晃动或者脱离所述中央插槽，不能正常工作”可知，涉案专利的两个发明点为：1.固定件，设于所述电路板，该技术特征不应该包括固定件通过绝缘本体间接设置于电路板的技术方案，仅可包含理解为固定件直接设置于电路板的技术方案；2.锁扣部抵制所述凹槽，所述枢接不位于所述锁扣部的竖直下方或较所述锁扣部靠近所述电子卡的竖直中心线。观察被诉产品，其结构为“通过具有端子槽（插槽）的绝缘本体连接锁扣件的固定件结构，是直接设置于绝缘本体上从而间接设置于电路板上的”（注：相当于技术特征a），且被诉产品锁扣装置的固定件结构并未再连接到其他结构，所以并不具有“一固定件，设于所述电路板”的技术特征，因此不落入上述结合背景技术而确定的发明点1的技术方案。

利用背景技术的技术缺陷合理限定原告专利权保护范围的思路

专利申请人在说明书背景技术部分指出现有技术方案存在的技术缺陷（如上述假设中提到的缺陷1和缺陷2），即是发明创造需要克服的缺陷，专利申请记载的技术方案应当是能够克服该等缺陷的方案（参见《专利审查指南》第二章2.2.3节背景技术“（1）要解决的技术问题”部分的规定），基于这种逻辑，存在该等缺陷的技术方案，即使未被列入背景技术或说明书其他部分的内容中，也应当被排除在专利技术方案之外，即排除在专利权保护范围之外，这是专利法保护发明创造的内在前提。因此，该等缺陷可以用来合理限定涉案专利的保护范围。如果被诉侵权方案存在涉案专利背景技术所批评的缺陷，应当认定被诉侵权方案未落入专利权保护范围，不构成侵权。

举例

考特克斯•特克斯罗恩有限公司及两合公司、亚普汽车部件股份有限公司侵害发明专利权纠纷民事二审一案【（2021）最高法知民终2267号】中，南京中院认为，专利案件审理中，在确定权利保护范围时应当遵循公平原则和符合发明目的原则，即不应将专利所要克服的技术缺陷的技术方案纳入其保护范围，也不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中。从现场拆解的被诉侵权产品实物来看，被诉侵权产品的夹持带安装在油箱外表面凹槽内，从油箱内部来看，该凹槽在油箱内部向内突起，客观上由于凹槽突起的存在会减小油箱的内部容积（注：相当于缺陷1），同时该凹槽突起亦会影响油箱内部其他部件的安装（注：相当于缺陷2）。因此被诉侵权产品的凹槽的存在所带来的效果正是涉案专利所要克服的技术问题，被诉侵权产品中的夹持带可卡合在凹槽中，该凹槽可以理解为夹持带的固定装置，因此被诉侵权产品不具有“夹持带在没有额外固定装置的情况下以受制方式预安装在流体容器上”这一技术特征。被诉侵权产品未落入考特克斯公司涉案专利权利要求1的保护范围。

如果被告能够充分利用背景技术合理限定原告专利权的保护范围，有时能够起到反败为胜的效果。

广州专利律师、发明专利、实用新型专利侵权纠纷律师